Hema maakt toch wel inbreuk op het krokodil-logo van Lacoste

Deze week wees het Hof Den Haag een spraakmakende uitspraak in de kort geding procedure tussen Lacoste en Hema.

Het gaat om het volgende blauwe hemdje en grijze setje van Hema:

Lacoste vorderde een verbod op de verhandeling daarvan op grond van haar volgende beeldmerken:

In 2018 oordeelde de rechtbank dat de kinderkleding met krokodillen van Hema géén inbreuk maakt op het bekende krokodil-logo van Lacoste. Maar in hoger beroep heeft Lacoste meer succes. Volgens het hof maakt Hema toch inbreuk op het krokodil-logo van Lacoste. Hoe komt het hof tot dat oordeel?

Merkinbreuk aldus Lacoste

Volgens Lacoste gebruikt Hema de krokodil ter onderscheiding van waren, en dus als een merk. Daarnaast stemmen de Hema krokodil en het logo van Lacoste zodanig overeen dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Dat houdt in dat het publiek kan menen dat de producten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen.

Merkgebruik?

Allereerst bekijkt het hof of de Hema krokodil gebruikt wordt als merk. Van merkinbreuk kan namelijk alleen sprake zijn als de krokodil van Hema wordt gebruikt als merk. Louter decoratief gebruik van een teken is geen gebruik als merk. Maar ook bij decoratief gebruik van een teken kan er sprake zijn van merkinbreuk. Dat is het geval als het teken zodanig overeenstemt met het merk dat het publiek toch kan menen dat de waren van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Volgens het hof is van merkgebruik sprake. Op het blauwe hemdje bevindt zich een afbeelding van een krokodil aan de voorkant op borsthoogte. Volgens Lacoste komt het regelmatig voor dat op die plaats op kleding een merk staat. Daar gaat het hof in mee. Het publiek zal zo’n teken in beginsel (ook) als merkgebruik opvatten. Dat zal zich eerder voordoen als sprake is van een teken dat overeenstemt met een bekend merk.

Ook bij het grijze setje is van merkgebruik sprake. Het komt immers vaker voor dat merken over het hele kledingstuk worden aangebracht. Het publiek is aan dit soort merkgebruik wel gewend. Het is daardoor aannemelijk dat een aanmerkelijk deel van het publiek dit gebruik niet alleen als decoratie opvat. Dat geldt te meer als sprake is van een teken dat overeenstemt met een bekend merk.

Verwarringsgevaar?

Het hof oordeelt vervolgens dat er sprake is van verwarringsgevaar. Vaststaat dat de producten waarvoor het Lacoste merk is gedeponeerd, en waarvoor het teken van Hema wordt gebruikt, identiek zijn: het gaat in beide gevallen om kleding. De merken van Lacoste zijn bekend en hebben een grote beschermingsomvang. Het Lacoste merk en de Hema krokodil stemmen in hoge mate visueel en begripsmatig overeen. Het gaat in beide gevallen om een (gestileerde) actieve krokodil, die vanuit hetzelfde zijaanzicht is afgebeeld met de bek aan de rechterzijde, welke bek bovendien is geopend, waarbij de hoek van de opening ongeveer gelijk is en waarbij tanden te zien zijn. Ook hebben de krokodil van Lacoste en die van Hema allebei min of meer witte schubben.  Dat er ook verschillen zijn, doet aan het voorgaande niet af. Deze verschillen zijn veel minder bepalend voor het totaalbeeld van de krokodillen dan de punten van overeenstemming.

Volgens Hema is er geen sprake van verwarring, omdat ze alleen maar onder eigen merk kleding aanbiedt. Daar is het hof het niet mee eens. Lacoste wijst er terecht op dat Hema ook andere merken verkoopt, zoals Philips, en ook samenwerkt met andere merken, zoals Fab en Victor & Rolf. Het publiek kan daardoor onterecht denken dat er ook een samenwerking is tussen Hema en Lacoste.

Ook het verweer van Hema dat er geen sprake kan zijn van post-sale confusion slaagt niet. Volgens Hema zouden derden het ondergoed niet zien omdat het onder kleding wordt gedragen, waardoor er buiten de context van het aanbod door Hema geen verwarring zou zijn. Maar Lacoste wees terecht op diverse concrete situaties waarbij kinderen wel alleen een hemdje dragen: zoals bij warm weer, in crèches, en op sportclubs. De consument kan ook dan denken dat het product op de markt is gebracht met toestemming van Lacoste.

Conclusie

De krokodil van Hema wordt als merk gebruikt en lijkt teveel op de krokodil van Lacoste, waardoor verwarring kan ontstaan. Conclusie: Hema moet de merkinbreuk EU-breed staken.

Wil je meer weten over merkbescherming? Bel of mail dan naar Ranee van der Straaten of Floris de Vriend.