Vergelijkende Reclame: Unilever Slaat Terug Tegen Albert Heijn? – Analyse & Discussie

28 oktober 2008

Publicaties Intellectueel Eigendomsrecht

Content: Wat je in de rechtbank ziet, komt niet altijd overeen met wat er achter de schermen gebeurt tussen de partijen en hun advocaten. In het algemeen is de correspondentie tussen de advocaten bevoorrecht en vertrouwelijk. In Nederland bestaan er echter enkele uitzonderingen. Een van deze uitzonderingen is wanneer er in de correspondentie tussen de advocaten een bindende overeenkomst tussen hun respectievelijke cliënten is bereikt. Het bewijzen hiervan in de rechtbank is niet zo eenvoudig als het lijkt: het indienen van de correspondentie is op zichzelf niet toegestaan en kan leiden tot een klacht bij de Nederlandse Orde van Advocaten. De Nederlanders, altijd goed in en dol op het vinden van derde wegen, hebben een derde weg gecreëerd: een partij die in de rechtbank wil steunen op correspondentie tussen de advocaten, kan advies inwinnen bij de deken van de betreffende Orde van Advocaten. Dit proces kan tijdrovend zijn omdat de deken kan adviseren dat bepaalde delen van de correspondentie strikt vertrouwelijk zijn tussen de advocaten en dat andere delen geschikt kunnen zijn om de vermeende overeenkomst te bewijzen. Uit een uitspraak van 2 september 2015 van de Rechtbank Den Haag (Bus J) in een bodemprocedure tussen Kamstra en Jack Daniel’s blijkt dat de advocaten van de partijen hard hebben gewerkt om tot een schikking te komen in de langdurige rechtszaak tussen de partijen over - kort samengevat - vermeende inbreuk op de merkrechten van Jack Daniel's door Kamstra (onwettige parallelle import en transito-handel). De procedure werd min of meer uitgesteld door een overeenkomst tussen de partijen in afwachting van de beslissing van het Hof van Justitie van de EU in de zaak Class International v Colgate-Palmolive (C-405/03). In deze zaak heeft het Hof van Justitie van de EU op 18 oktober 2005 beslist dat het enkele feit dat originele goederen die een merk dragen en die nog niet eerder door de merkrechthebbende op de markt in de EU zijn gebracht, geen inbreuk op het merkrecht vormt. Na deze beslissing - de partijen waren kennelijk op het punt van pleiten - heeft de advocaat van Kamstra in 2007 correspondentie over een schikking opgezet. De daaropvolgende correspondentie bevatte een schikkingsovereenkomst (raamovereenkomst) van de zijde van Kamstra, maar deze werd niet ondertekend. De zaak werd niet bepleit, maar de partijen verzochten de rechtbank om de hangende procedure te verwijzen naar de zogenaamde 'parkeerrol' (lijst van aangehouden zaken), omdat 'het leek alsof de partijen deze zaak waarschijnlijk zullen schikken'. Het bleek echter enige tijd stil te zijn geweest. Uit het vonnis blijkt dat de advocaat van Jack Daniel’s op 1 december 2009 per e-mail antwoordde op een e-mail van 18 april 2007 van de advocaat van Kamstra (waaraan de Schikkingsovereenkomst was bijgevoegd). Met deze e-mail stelde de advocaat van Jack Daniel's de 'ontwerpschikkingsovereenkomst' bij na overleg met Jack Daniel's en gaf hij de volgende verklaring voor zijn late antwoord: 'Dit heeft een paar redenen. Een van de redenen is dat mijn cliënten grondig moesten nadenken over het voorstel van uw cliënten, gezien de grote belangen die op het spel staan en de aanzienlijke geldclaims die ze zouden afzien als we zouden schikken. Een van de andere redenen is dat mijn cliënten bleven informatie ontvangen die erop wees dat uw cliënten nog steeds betrokken zouden kunnen zijn bij niet-gemachtigde parallelle handel en dat ze de transito-status als dekmantel zouden gebruiken.' Dit leidde tot een aantal opvolgende correspondenties tussen de advocaten, maar blijkbaar niet tot een ondertekende, bezegelde en geleverde schikkingsovereenkomst. Integendeel, de inbreukprocedure werd op 23 oktober 2013 weer geopend, waardoor Kamstra juridre procedures tegen Jack Daniel's begon, in de eerste plaats om te voldoen aan de verplichting die voortvloeit uit de raamovereenkomst om de lopende inbreukprocedure in te trekken en elkaar volledige en finale kwijting te geven, met vergoeding van de proceskosten. Als alternatief om te voldoen aan de verplichting om de onderhandelingen over de voorwaarden van de schikkingsovereenkomst voort te zetten tot de definitieve regeling. Kamstra vorderde dat Jack Daniel's werd veroordeeld tot betaling van de proceskosten. De rechtbank citeert ruim uit en analyseert de correspondentie tussen de advocaten, en komt tot de conclusie dat er geen schikkingsovereenkomst is bereikt tussen de partijen en dat Jack Daniel’s niet verplicht is de onderhandelingen voort te zetten, aangezien (de advocaat van) Jack Daniel’s geen verwachtingen heeft gewekt bij Kamstra dat hij zo maar een schikkingsovereenkomst met Kamstra zou aangaan. Jack Daniel’s vorderde volledige vergoeding van de proceskosten en voerde aan dat het hier ging om een zaak die verband hield met inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, waarop het volledige kostenregime van toepassing is. De Rechtbank wees de vordering af. Verwijzend naar de beslissing van het Hof van Justitie van de EU in de zaak Bericap v Plastinnova (5 november 2012, C-180/11), oordeelt de rechtbank dat het volledige kostenregime alleen van toepassing is op procedures die betrekking hebben op (dreigende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en daarmee samenhangende procedures. Niet alle procedures die nuttig kunnen zijn voor de verdediging in een procedure voor de handhaving van intellectuele eigendomsrechten vallen binnen die reikwijdte. In dit geval is de grondslag voor de vordering geen intellectueel eigendomsrecht, maar een overeenkomst voor onder andere volledige en definitieve kwijting en intrekking van een procedure, of alternatief, een onrechtmatige daad voor het niet voortzetten van de onderhandelingen over deze kwesties. Dit verschilt ook van zaken waarin een inbreukbevel dat in een overeenkomst is opgenomen, wordt afgedwongen. In zo'n geval is een volledige kostenveroordeling mogelijk. De zaak verschilt ook van de zaak die door het Hof van Justitie van de EU is beslist op 16 juli 2015 (C–681/13, Diageo v Simiramida): het aangaan van een schikkingsovereenkomst is geen handhavingsmaatregel waarop de Handhavingsrichtlijn van toepassing is, noch een noodzakelijke tegenactie tegen een dergelijke maatregel.