Niet ieder gebruik van een merk zonder toestemming van de merkhouder levert merkinbreuk op. Dat volgt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland in een juridische strijd tussen diverse webshops in kinderkleding. De Rechtbank deed deze uitspraak in een door Kleertjes.com aangespannen kort geding tegen haar concurrenten Amazingkids, Kixx en Kinderkleding-tekoop.nl, die zich volgens Kleertjes.com negatief hadden uitgelaten over Kleertjes.com jegens haar leveranciers.
Amazingkids had (via Winkeliers United, een Facebook groep van winkeliers) op 31 juli 2016 een e-mail gestuurd aan een groot aantal leveranciers van haar concurrent Kleertjes.com. Amazingkids uitte daarin haar ongenoegen over de flinke kortingsacties van Kleertjes.com, zoals een twee maanden durende kortingsactie van 20 %. Volgens Winkeliers United kon zij zo geen normale verkoopprijzen handhaven. Zij vermeldde daarom in haar e-mail onder meer:
“Kleertjes.com welke, in onze ogen, iedere seizoen weer voor grote onrust op de markt zorgt [ … ]. Voor ons ondernemers die met liefde, passie en betrokkenheid keihard werken om hun bestaansrecht op te eisen is dit killing en onacceptabel. Dit soort grote online spelers [ … ] zijn ons in ziens een groot gevaar voor ons allen, de retailer en derhalve dus ook voor het merk. [ …] Wij verzoeken jullie ons te laten weten wat jullie hieraan gaan doen. ”
In een e-mail van 28 september 2016 deed Kixx er nog een schepje bovenop. Zij mailde onder andere:
“Wij zijn aan het kijken met welke leveranciers we de komende tijd tot de opruiming de strijd aan moeten gaan tegen het kortingsbeleid van andere grote webshops, met name Kleertjes [ … ]”
Kleertjes.com startte daarop een kort geding tegen haar concurrenten Amazingkids, Kixx en Kinderkleding-tekoop.nl. Kleertjes.com betoogde dat zij inbreuk hadden gemaakt op haar merk KLEERTJES.COM, door dit merk te gebruiken in e-mails aan haar leveranciers. Kleertjes.com meende dat er sprake was van “gebruik in het economisch verkeer” van haar merk, zonder dat zij daarvoor toestemming had gegeven. Bovendien werden in de e-mails leveranciers onder druk gezet om Kleertjes.com te dwingen minimumprijzen te hanteren en Kleertjes.com aan te spreken op haar prijsbeleid. Daardoor werd afbreuk gedaan aan de reputatie- en goodwill- en reclamefunctie van het merk KLEERTJES.COM. Ook was sprake van ongeoorloofde en misleidende reclame, zo meende Kleertjes.com.
Kixx en Kinderkleding-tekoop.nl gaven aan niet bij de eerste e-mail van 31 juli 2016 betrokken te zijn geweest. Dat verweer slaagde, nu van betrokkenheid van Kixx en Kinderkleding-tekoop.nl bij de eerste mail ook niet was gebleken.
Amazingkids was daarentegen wel betrokken bij de eerste e-mail, en Kixx bij de tweede. Amazingkids en Kixx verweerden zich daarom bovendien met de stelling dat van merkgebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 BVIE geen sprake was. Ook dat verweer slaagde: De voorzieningenrechter oordeelde dat van inbreuk op een merk uitsluitend sprake is als het merk wordt gebruikt in het economisch verkeer. De enkele vermelding van een met een merk overeenstemmende bedrijfsnaam van een concurrent in een e-mail aan leveranciers, levert geen merkinbreuk op. Het levert bovendien geen misleidende en ongeoorloofde reclame op: het uiten van zorgen ten overstaan van leveranciers, kan namelijk niet gelijk worden gesteld met het doen van misleidende en vergelijkende reclame, zo oordeelde de voorzieningenrechter.
Ook voor zover KLEERTJES.COM zich op schending van het kartelverbod had beroepen, slaagden haar vorderingen niet.
Voor KLEERTJES.COM werd het betrekken van haar merkrecht in deze procedure een kostbaar verlies. Omdat 1/3de van het geschil de handhaving van haar merkrecht betrof, was op dat deel de volledige proceskostenveroordeling van toepassing. Alleen voor de behandeling van dit deel diende zij al meer dan EUR 20.000,- te vergoeden aan Amazingkids, Kixx en Kinderkleding-tekoop.nl. Voor zover zij de zaak had verloren op de grondslagen onrechtmatige daad en mededingingsrecht, was de proceskostenveroordeling aanzienlijk lager omdat hiervoor geen volledige proceskostenveroordeling geldt.
Wil je je op schending van je merkrecht beroepen, laat je dan vooraf goed inlichten over de mogelijke risico’s daarvan. Heb je daarover vragen, neem dan gerust contact met op met merkenrechtadvocaat bij BANNING Ranee van der Straaten (r.vanderstraaten@banning.nl).
