De vorm van een KitKat kan geen merk zijn, aldus het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) in het arrest dat is gewezen op 16 september 2015 (klik hier om het hele arrest te lezen). De vorm van KitKat is volgens het HvJ EU namelijk noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen. Daarbij is het gebruikte productieproces niet van belang, maar uitsluitend de wijze waarop het product functioneert voor de consument: het makkelijk breken van een chocoladewafel.
Nestlé (producent van KitKat) is al lange tijd verwikkeld in een juridische strijd met haar Engelse concurrent Cadbury over de bescherming van het uiterlijk van de chocoladewafel bestaande uit vier reepjes, beter bekend als KitKat. Nestlé heeft op 8 juli 2010 een aanvraag ingediend tot inschrijving van een vormmerk (driedimensionaal) voor de KitKat:
Het vormmerk bevat niet het in de praktijk op elk reepje in reliëf gedrukte merk KITKAT. Cadbury heeft tegen deze merkaanvrage oppositie ingesteld en onder meer aangevoerd dat het vormmerk uitsluitend bestaat uit i) de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, ii) de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen en iii) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Op grond van artikel 3 lid 1 onder e van richtlijn 2008/95/EG kunnen dergelijke tekens niet als merk worden ingeschreven.
Het Britse merkenbureau heeft de oppositie van Cadbury toegewezen en geoordeeld dat het vormmerk onderscheidend vermogen mist en ook geen onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik daarvan door Nestlé. Van belang zijn de drie kenmerken die het Britse merkenbureau aanwijst in de vorm van de KitKat en de conclusie die daaraan wordt verbonden:
Nestlé heeft tegen de beslissing in beroep ingesteld bij de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, Intellectual Property die vervolgens vragen van uitleg heeft gesteld aan het HvJ EU.
Het HvJ EU oordeelt allereerst dat een vorm als merk moet worden geweigerd als de vorm bestaat uit drie wezenlijke kenmerken (zie hierboven), waarvan één van die kenmerken wordt bepaald door de aard van de waar en de andere twee noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, onder de voorwaarde dat in ieder geval één van de artikel 3 lid 1 onder e richtlijn 2008/95/EG genoemde gronden voor weigering volledig van toepassing is op de betrokken vorm. Kortom: de KitKat vorm moet worden geweigerd als vormmerk omdat deze vorm noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, te weten het eenvoudig breken van de chocoladewafel.
Daarnaast heeft het HvJ EU geoordeeld dat het gehanteerde productieproces bij deze beoordeling niet relevant is, maar uitsluitend de wijze waarop het product functioneert in de praktijk. Dat is immers voor de consument doorslaggevend.
Het eenvoudig kunnen breken van de KitKat om deze te delen met anderen, heeft het vormmerk dus uiteindelijk opgebroken en Nestlé zal de vorm van deze chocoladewafel nu mogelijk met haar concurrenten moeten delen.